La sentencia de la Audiencia Provincial
de Barcelona, sec. 15ª, de 15 de mayo de 2020, nº 808/2020, rec. 1635/2019, en relación a la sentencia ejecutada
provisionalmente, no condena al cese en el uso del signo registrado, sino a su
utilización con otros signos y emblemas que vinculan las prestaciones de la
demandada con las de la actora, pudiendo inducir, por tanto, al público
destinatario a actos de confusión.
El decreto del Juzgado que lleva a
efecto la orden de cesación se limita a reproducir los términos de la
sentencia. En definitiva, no existe obstáculo alguno que impida a la demandada
hacer uso del signo registrado, por lo que se ha de descartar que concurra
causa justificativa de la falta de uso de la marca.
A) Introducción.
Una empresa del sector automovilístico
solicitó la nulidad de una marca registrada por una persona física por falta de
uso durante cinco años consecutivos, tras un litigio previo sobre el uso de
dicha marca en un evento internacional y la prohibición judicial de usar
ciertos emblemas asociados.
¿Debe declararse la caducidad de la
marca registrada por falta de uso efectivo durante cinco años, y si existen
causas justificativas que impidan dicha caducidad?.
Se confirma la caducidad de la marca por
falta de uso efectivo durante cinco años, sin que existan causas justificativas
que justifiquen la falta de uso, y se rechaza la alegación de abuso de derecho
y fraude de ley.
Conforme a los artículos 39, 55 y 58 de
la Ley de Marcas, la falta de uso efectivo durante cinco años conlleva la
caducidad de la marca salvo causas justificativas que deben ser alegadas en la
contestación a la demanda; además, la prohibición judicial se limitó al uso de
ciertos emblemas y no al uso de la marca en sí, y las alegaciones extemporáneas
de la demandada no fueron admitidas por vulnerar el principio de preclusión
procesal.
B) La sentencia y el recurso.
1º) La sentencia estima íntegramente la
demanda, dado que, aceptado por la demandada que no había realizado un uso real
y efectivo de la marca HISPANO SUIZA, no era posible analizar si concurrían
causas que justificaran la falta de uso, pues esas causas deberían haberse
introducido en el escrito de contestación. Además, la Sentencia de esta Sección
(y el auto que acordó su ejecución provisional) no prohibió el uso de la marca
registrada, sino el uso en una determinada forma (con emblemas y otros signos
confusorios).
2º) La sentencia es recurrida por la
demandada Caridad. En el recurso la recurrente solicitó de nuevo la práctica de
prueba denegada en la instancia tendente a acreditar que la falta de uso estaba
justificada, petición que fue rechazada por este Tribunal por auto de 2 de
diciembre de 2019. En cuanto al fondo del asunto, insiste en los mismos
argumentos que esgrimió en la audiencia previa, esto es, que el cese en el uso
de la marca HISPANO SUIZA vino impuesto por la ejecución provisional de la
Sentencia de esta Sección de 14 de febrero de 2014 y que la actora ha incurrido
en abuso de derecho y en fraude de ley.
C) La caducidad por falta de uso en la
Ley de Marcas. Causas justificativas de la falta de uso.
1º) El artículo 39 de la Ley de Marcas
(en su redacción vigente al tiempo de interponerse la demanda) dispone que:
“Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso".
La sanción no es otra que la caducidad
de la marca y la cancelación del registro (artículo 55, c/ de la Ley).
2º) Por su parte, de acuerdo con el
artículo 58, "en
la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de
la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen
causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de
la marca si, en el intervalo entre la expiración del periodo de cinco años a
que se refiere el artículo 39 y la presentación de la demanda de caducidad, se
hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca. No obstante, el
comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la
presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezar a correr en fecha no
anterior a la de expiración del periodo ininterrumpido de cinco años de no
utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la
reanudación del uso su hubieran producido después de haber conocido el titular
que la demanda de caducidad podría ser presentada”.
3º) En este caso, como hemos indicado,
no se cuestiona la falta de uso real y efectivo durante el plazo de cinco años
establecido en la Ley.
La demandada sostiene, sin embargo, que la falta de uso está justificada, dado
que ha venido impuesta por una orden judicial dictada en ejecución provisional
de la Sentencia de esta Sección dictada en el procedimiento declarativo seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil 6 (autos 551-2010).
Ahora bien, en línea con lo resuelto en
la sentencia apelada, esa alegación debió ser introducida en el procedimiento
en el escrito de contestación, dado que constituye la esencia de la oposición
formulada por la demandada contra las pretensiones de la actora. El artículo
426 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite a los litigantes efectuar "alegaciones
complementarias", pero "sin alterar sustancialmente" las
pretensiones y los fundamentos de estas expuestos en la demanda y en la
contestación. "Complementar" implica añadir o agregar extremos
accesorios o secundarios a unos hechos o alegaciones que ya forman parte del
objeto del proceso. Aunque la rebeldía no implica allanamiento ni admisión de
hechos (artículo 496 de la LEC), el demandado, por aplicación del principio de
preclusión de los actos procesales y por la imposibilidad de retroceder las
actuaciones, perdió la oportunidad de invocar los hechos que pretendió hacer
valer indebidamente en la audiencia previa. La concurrencia de una causa
justificativa de la falta de uso es una alegación que debe efectuarse
necesariamente en la contestación a la demanda. No puede admitirse como
alegación complementaria del artículo 426 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
constituye, a estos efectos, una cuestión nueva que está vedada en segunda
instancia (artículo 456 de la LEC).
1. Además, aunque aceptáramos que es
posible valorar si la falta de uso está justificada, tampoco podríamos acoger
las alegaciones de la recurrente. La demandada sostiene que fue compelida
judicialmente a cesar en el uso de la marca mediante resolución dictada en el
incidente de ejecución provisional de la Sentencia de 12 de febrero de 2014 de
esta Sección recaída en el procedimiento ordinario en el que litigaron las
mismas partes (autos 558/2010 seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil 6 de
Barcelona). LA HISPANO SUIZA, FABRICA DE AUTOMÓVILES S.A. ejercitó distintas
acciones marcarias y de competencia desleal a raíz del registro por la
demandada de la marca española 2.901.221 "HISPANO SUIZA" y el uso de
la marca en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra en el año 2010. En
lo que aquí interesa, la orden de cese, acogida por la Sentencia de esta
Sección (posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo) al estimar en parte
las acciones de competencia desleal, se delimitó en el fundamento jurídico vigesimoprimero
de la sentencia, al que se remite el fallo, fundamento que reproducimos a
continuación:
"126. El éxito de la acción de la
acción declarativa de competencia desleal debe determinar que también prosperen
las de condena que estén directamente relacionadas con ella. Este es el caso de
la acción de cesación. La solicitud que en ese sentido hizo la demanda fue la
condena de la demandada a cesar en las prácticas desleales. En la mayor parte
de los casos el alcance práctico de la acción de cesación creemos que será
escaso, pues se trata de conductas ya agotadas en el tiempo, de manera que el
alcance de la condena debe entenderse exclusivamente referido a la prohibición
de reiterarlas.
127. La cesación, como puede
desprenderse de la argumentación realizada respecto de cada uno de los
ilícitos, no incluye la utilización de los signos propios que la demandada Sra.
Sacramento Ruth tiene registrados sino exclusivamente lo que se le prohíbe es
la utilización junto con otros signos o emblemas que puedan relacionar las
prestaciones de las demandadas con las de la actora. Podríamos sintetizarlos en
la evocación histórica de la marca y de los signos o emblemas usados en los
vehículos clásicos de la actora.
Las demandadas tienen derecho a usar sus
signos, pero no a utilizarlos de forma que puedan inducir al público
destinatario de sus prestaciones a pensar que las mismas guardan relación
alguna con las prestaciones que la actora desarrolla en la actualidad y tampoco
con las que desarrolló en el pasado."
4º) Esto es, la Sentencia, ejecutada
provisionalmente, no condena al cese en el uso del signo registrado, sino a su
utilización con otros signos y emblemas que vinculan las prestaciones de la
demandada con las de la actora (en concreto, la cigüeña y el escudo alado de un
radiador, tal y como se señala en el fundamento decimosexto, en el que se
describen y valoran los actos de confusión). El decreto del Juzgado que lleva a efecto la orden de
cesación se limita a reproducir los términos de la sentencia. En definitiva, no
existía obstáculo alguno para que la demandada hiciera uso del signo
registrado, por lo que debemos descartar que concurra causa de justificación.
D) Sobre el abuso de derecho y el fraude
de ley.
1º) Igual de extemporánea es la
alegación en el acto de la audiencia previa relativa al ejercicio abusivo del
derecho y en fraude de ley que la demandada atribuye a la actora. Los mismos
argumentos reseñados en el fundamento anterior sirven para rechazar que esa
alegación pueda introducirse en el proceso en la audiencia previa al amparo del
artículo 426 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2º) En cualquier caso, tampoco
advertimos que la demandada haya infringido los artículos 11.2 de la LOPJ y 7.2
del Código Civil, tal y como se indica en el recurso. El recurso alude al
ejercicio de dos acciones judiciales o, mejor dicho, al hecho de haber
interpuesto la acción de caducidad de la marca antes de que finalizara el
primero de los procedimientos en el que estaban involucrados las mismas partes
(alegación cuarta del recurso). La recurrente considera un abuso de derecho que
simultáneamente se pretenda impedir a Caridad el uso de la marca HISPANO SUIZA
y se solicite la extinción del derecho por caducidad, alegación que no podemos
acoger. En efecto, ambas acciones son perfectamente compatibles y el hecho de
haberse demorado la demanda de caducidad se explica por cuanto, al interponerse
la primera de las acciones, todavía no había expirado el plazo de cinco años
establecido en el artículo 39 de la Ley de Marcas. Tampoco advertimos, en
absoluto, fraude de ley. De hecho, el recurso ni tan siquiera indica cuál es la
norma que se ha tratado eludir.
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